Taylor contro Hunton Andrews Kurth LLP: un avvertimento per inventori e startup

La corte d'appello della contea di Harris, in Texas, ha recentemente affermato una sentenza sommaria a favore dello studio legale Hunton Andrews Kurth e dei suoi avvocati. Taylor contro Hunton Andrews Kurth, LLP, 14-22-00410-CV (Tex. App.–Hous. [14th Dist.] 13 luglio 2023). Taylor e le sue società WPEM e W2W avevano citato in giudizio l'azienda per negligenza legale dopo aver perso la causa per violazione ed essere rimasti bloccati con le spese legali dell'imputato. Il caso offre alcuni spunti chiave per gli imprenditori che approfondiscono il sistema dei brevetti.

Sfondo : William Taylor e il suo socio in affari hanno sviluppato un'applicazione software chiamata SafeCell e hanno assegnato i diritti di brevetto alla loro società startup W2W. Hanno assunto Hunton AK per gestire il processo di richiesta del brevetto. Hunton ha depositato domande di brevetto provvisorie e non provvisorie per conto di W2W. Diversi anni dopo, dopo che un brevetto fu concesso (e la loro fattura legale non era ancora stata pagata), Taylor e il suo partner trasferirono nuovamente i diritti di brevetto a se stessi come individui e chiusero W2W. Hanno quindi formato una nuova società denominata WPEM e assegnato il brevetto a WPEM in modo che potesse citare in giudizio un'altra società per violazione. Quella causa fallì con un completo ribaltamento: WPEM fu condannato a pagare $ 180.000 in spese legali all'imputato.

Taylor, il suo partner, WPEM e W2W hanno quindi citato in giudizio Hunton per negligenza legale, accusando negligenza nella gestione della domanda di brevetto originale. Il tribunale di prima istanza ha respinto tutte le richieste tranne quelle individuali di Taylor contro un avvocato di Hunton, che sono state successivamente separate e respinte in un ordine separato. La corte d'appello ha affermato, ritenendo (1) che Taylor non era cliente dell'azienda, e nemmeno WPEM; (2) sebbene W2W come cliente fosse stato chiuso nel 2017, più di 3 anni prima. Questo era un problema perché il Texas ha una limitazione di 3 anni sulle azioni successive allo scioglimento di una società.

Punti chiave per inventori e startup

1. Fai attenzione quando assegni i diritti di proprietà intellettuale da individui ad aziende e viceversa.

La lettera di fidanzamento era tra W2W e Hunton, non con Taylor o il suo partner come individui. E Hunton ha fatto firmare alle persone una dichiarazione particolare in cui affermavano che non erano i clienti. La corte ha ritenuto che questa dichiarazione di non responsabilità chiarisse che Hunton rappresentava solo W2W. Il trasferimento del brevetto da W2W ai privati ​​non ha trasferito il rapporto avvocato-cliente di W2W.

Citazione chiave : “La cessione di un brevetto non trasferisce il rapporto procuratore-cliente.” (citando Telectronics Proprietary, Ltd. contro Medtronic, Inc., 836 F.2d 1332 (Fed. Cir. 1988)).

2. Comprendere gli effetti della chiusura di un'entità commerciale.

W2W non aveva la legittimazione ad agire in giudizio perché era stata sciolta come entità al di fuori del periodo di liquidazione di 3 anni consentito dalla legge del Texas. Le sue pretese furono estinte.

Citazione chiave : "Una volta sciolta, la società non poteva né fare causa né essere citata in giudizio, e tutti i procedimenti legali in cui era parte si sono attenuati." (citando Hunter v. FW, 620 SW2d 547 (Tex. 1981)).

3. I singoli azionisti generalmente non possono fare causa per danni alla società.

Il tribunale ha applicato la norma sugli infortuni societari, che impedisce ai proprietari di risarcire personalmente i danni subiti dall'azienda. Taylor non subì perdite individuali perché non possedeva i diritti di brevetto in nessun momento rilevante.

Citazione chiave : “Secondo la normativa sugli infortuni societari, il proprietario di un'azienda non può fare causa per ottenere personalmente il risarcimento dei danni per un torto arrecato alla società. "

Il risultato qui è una classica strategia di difesa aziendale: la difesa ha utilizzato la complessa struttura aziendale e i cambiamenti di proprietà per sconfiggere infine le accuse. Per gli inventori e le startup che cercano di proteggere la proprietà intellettuale, ha senso consultare anche un legale aziendale lungo il percorso per garantire una protezione coerente.

Noterò qui che sebbene Hunton Andrews Kurth abbia vinto per motivi tecnici, hanno anche negato la sostanza delle affermazioni.